一 、本國優先權的由來。
優先權原則源自 1883 年簽訂的《保護工業產權巴黎公約》,所謂“優先權”是指申請人在一個締約國首次提出申請后,在一定期限內就同一主題在其他締約國提出申請的,其在后申請在某些方面被視為是在首次申請的申請日提出的。[1]優先權原則的制定為締約國的國民在其他締約國獲得專利保護提供了極大的便利。此后,為了使得本國申請人也同樣能夠享受到優先權的惠益,各國專利法相繼確認了本國優先權。[2]
本國優先權制度的建立,使巴黎公約中的優先權原則的適用范圍不再局限于外國申請人,而是進一步擴大適用到本國申請人。我國專利法中第二十九條第二款規定:申請人自發明或實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內,又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優先權。此即稱為本國優先權。
二、合理利用本國優先權的常見情形。
本國優先權作為為本國申請人開通的一條便利之道,申請人應當如何合理利用呢?以下介紹一些常見的合理利用本國優先權制度獲得便利的情形。
(1) 多項專利申請合并為一項專利申請。專利申請費用以及后續的專利權維持費用對申請人來說是一筆較大的支出,在符合單一性要求的前提下,申請人可以通過要求本國優先權,將若干的在先申請合并為一件在后申請。通過這種方式,申請人可以大大減少所需要繳納的專利費用。
(2) 某種程度上延長保護期限。發明專利權的期限為申請日起二十年,實用新型專利權期限為申請日起十年,均為自實際申請日起算,而當申請人提出在先專利申請與在后申請的時間間隔內,根據巴黎公約的規定,申請人可以享有對抗第三人的一些權利[3],因此申請人通過提交本國優先權,可以將發明創造的保護期限在某種程度上延長一年。
(3) 重新選擇專利申請類型。申請人可以在優先權期限內,將發明和實用新型專利申請進行類型轉換,例如,在后的發明專利申請可以要求在先的實用新型專利申請的優先權,從而獲得更加穩定的專利權和更長的保護期限。申請人也可以將發明專利申請轉化為實用新型專利申請縮短專利審批周期,盡早獲得授權。
(4) 平衡申請人自身利益的機會。專利申請和審查周期長,答復專利局發出的通知書以及辦理各種手續通常都有相應的期限要求。一些專利申請,因未在規定的期限內答復專利局發出的通知書,或未在規定的期限內繳納相應的費用,將導致專利申請被視為撤回。
此時,申請人可以通過專利法提供的救濟途徑,來挽回專利申請,即辦理權利恢復手續,并繳納恢復手續費 1000 元。申請人也可以選擇重新遞交一個要求本國優先權的在后申請,往往所需的費用相比較少,并且有更充裕的補正時間。
(5) 補充和完善首次申請。當專利申請存在一些形式缺陷,難以通過補正方式克服時,申請人可以主動放棄存在缺陷的原申請,通過重新申請一個專利申請并要求享受原專利申請的優先權來彌補自己的失誤。
一方面,申請人可以通過要求本國優先權的方式,撤回在先申請,避免其不完整的申請內容被公開,防止其對在后申請的新穎性造成影響。另一方面,可以避免第一個存在缺陷的專利申請成為其后提交的完整專利申請的抵觸申請。根據專利法第二十二條第二款規定,申請人本人在申請日前申請、申請日后公開的中國專利申請,同樣可能構成其后續申請的抵觸申請。
因此,申請人可以通過要求本國優先權的方式,就相同的技術方案要求在先申請的本國優先權,避免自己的在先申請成為后續申請的抵觸申請,同時保護在先申請中記載的技術內容。
三、要求本國優先權時的一些注意事項。
優先權制度設立的目的是為本國申請人提交專利申請提供方便,出于避免重復授權的考慮,其與外國優先權制度存在諸多的不一致。因此,本國申請人在利用該制度之前,應當對該制度進行充分的了解,以免造成不必要的損失。下面,筆者結合審查實踐,對本國優先權常見的問題提出一些注意事項,希望對申請人利用該制度起到一定的幫助作用。
1. 在先申請將被視為撤回,并且不可恢復。
專利法第九條規定:同樣的發明創造只能授予一項專利權。為了避免重復授權,專利法實施細則第三十二條第三款規定,申請人要求本國優先權的,其在先申請自后一申請提出之日起即視為撤回?!秾@麑彶橹改稀分幸幎?,被視為撤回的在先申請不得請求恢復。由此可以看出,一旦在后申請 B 要求本國優先權手續合格,在先申請 A 即被視為撤回,并且即使在后申請 B 此后又撤回了優先權要求,已經被視為撤回的在先申請 A 也不能夠恢復。因此,在申請人提出優先權請求或者轉讓優先權或部分優先權時,一定要特別注意是否對于在先申請所包含的全部技術方案均作出了適當的處理,例如在先申請的全部技術方案是否已包含在在后申請之中,以避免在先申請視為撤回給申請人帶來不必要的損失。
2. 作為本國優先權基礎的發明專利申請最好不要求提前公布。
發明專利申請的審查分為兩個階段:初步審查及實質審查。前后兩個階段有不同的職權分工,優先權事項的審查也是如此。以發明主題一致性為例,不論是初審階段還是實審階段,均對發明主題是否一致進行審查,但具體核實的深度和廣度有所不同。初步審查中,只審查在后申請與在先申請的主題是否明顯不相關,不審查在后申請與在先申請的實質內容是否一致。因此,有可能存在初審階段優先權成立,而實審階段缺優先權不成立的情況。此時,申請人將面對一系列不利后果:在先申請已經視為撤回,無法恢復,在后申請也只能以實際申請日作為評判新穎性的時間界限,被撤回的在先申請若已經公布,還可能影響在后申請的新穎性。鑒于此種情況,建議申請人注意確保在后申請的權利要求所述的技術內容已經記載在在先申請的申請文件中,還應當注意在先申請最好不要公布。專利法第 三十四條規定:“國務院專利行政部門收到發明專利申請后,經初步審查認為符合本法要求的,自申請日起滿十八個月,即行公布。國務院專利行政部門可以根據申請人的請求早日公布其申請”,這意味著未請求提前公布的申請,在十二個月優先權期限內,當申請人將其作為本國優先權基礎提出在后申請,則在先申請直到被視為撤回一直處于保密狀態,即使實審階段對該項優先權不認可,也不會出現因在先申請的公布導致在后申請新穎性喪失的局面,這無疑對申請人來說是非常有利的。
3. 在申請時對部分優先權問題作出聲明可以節省審查流程,縮短審查周期。
在巴黎公約中,還確認了一種特殊的優先權:部分優先權,是指一件申請中只有一部分內容享有優先權。這就是說在首次提出專利申請以后 , 申請人又就同一個技術方案提出了另一件申請并要求首次申請的優先權 , 這個后來的申請中含有首次申請中沒有記載的發明要素 , 這部分要素則不能要求享有優先權 , 但在以后可按通常的條件產生優先權。
以上規定在我國的本國優先權制度中也是予以認可的。例如申請 1 記載了技術方案 A1,申請 2 記載了技術方案 A1、A2,其中 A1 要求享有申請 1 的優先權,申請 3 記載了技術方案 A1、A2、A3,其中 A1 要求享有申請 1 的優先權,A2 要求享有申請 2 的優先權,根據規定上述請求應當是可以接受的。
審查指南初審部分規定:“在先申請和要求優先權的在后申請應當符合下列規定:……(2)在先申請的主題沒有要求過外國優先權或者本國優先權,或者雖然要求過外國優先權或者本國優先權,但未享有優先權?!比缜八?,在初步審查過程中,審查員不對申請文件的實質內容進行判斷,更不對在后申請的權利要求所述技術方案是否記載在在先申請中進行核實。因此在遇到上述案件時,初審審查員會以在先申請 2 已經享有優先權而發出視為未提出通知書。若申請人后續提出恢復請求并說明相應理由,審查員也會予以恢復,但這無疑是一種時間和審查成本的浪費。因此,為了避免這種情況出現,建議申請人在提出申請時,隨案提交相應的意見陳述書,說明在先和在后申請的技術方案之間享有本國優先權的關系。